Via Sardegna, 50 — 00187 RomaTel. 06.42.016.048Boutique legale · Est. 1997
05 · Proprietà Intellettuale & Industriale

Marchi,
brevetti
& asset
immateriali.

Registrazione, tutela e valorizzazione di marchi, brevetti e portafogli IP italiani e internazionali. Licensing, franchising, distribuzione, copyright. Un'area di consulenza corporate, tarata sulle esigenze di imprese manifatturiere, gruppi industriali e titolari di asset immateriali strategici.

La proprietà intellettuale
come patrimonio.

La proprietà intellettuale e industriale non è un'area di pratica ancillare: per molte imprese italiane — dalla manifattura al fashion, dalla farmaceutica al design — è la porzione più rilevante dell'attivo strategico. Un marchio registrato correttamente, un brevetto valido in tutte le giurisdizioni di interesse, un portafoglio di licenze coerente: sono strumenti di competitività misurabili in bilancio.

Lo Studio Legale Tofani assiste clienti italiani e internazionali in tutti gli aspetti della tutela IP: dalla gestione delle procedure amministrative di registrazione — presso le autorità nazionali (UIBM), europee (EUIPO) e internazionali (WIPO) — alla redazione e negoziazione dei contratti a valenza IP (licenza, merchandising, distribuzione, franchising), fino al supporto nelle controversie amministrative e civili.

Il contesto normativo è in forte evoluzione. La riforma del Codice della Proprietà Industriale (L. 102/2023, in vigore dal 23 agosto 2023), il Brevetto Unitario Europeo operativo dal 1° giugno 2023, l'apertura della sezione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti a Milano (26 giugno 2024) hanno ridisegnato la cornice strategica in cui muoversi. Il cliente istituzionale oggi pretende — giustamente — una consulenza che legga questi cambiamenti e li traduca in scelte operative.

Hub europeo
Milano, terzo polo
europeo del brevetto.
Sezione centrale UPC operativa dal 26.06.2024
Con la sezione centrale UPC di Milano — che affianca Parigi e Monaco — l'Italia diventa un hub europeo per il contenzioso brevettuale, con competenza specifica sui brevetti di classe A (prodotti farmaceutici, dispositivi medici, agricoltura, alimentare, consumer goods). Al 30 giugno 2025 risultavano pendenti 37 procedimenti davanti alla divisione locale milanese e 18 davanti alla centrale. Per un'impresa italiana con portafoglio IP, questa è la cornice in cui muoversi da subito — anche nella decisione strategica se mantenere un brevetto europeo tradizionale o optare per il nuovo Brevetto Unitario.
01

Marchi
& segni distintivi

Registrazione, tutela e difesa di marchi nazionali, UE e internazionali. Strategie di portafoglio, opposizioni, contenzioso amministrativo e civile.

Cosa facciamo

Il marchio come asset che si costruisce

Un marchio non si deposita una volta per tutte: si costruisce, protegge e mantiene nel tempo. Lo Studio assiste i titolari nell'intero lifecycle del marchio — dalla ricerca di anteriorità, al deposito in più giurisdizioni, alla gestione del rinnovo, alla difesa contro contraffazioni e usurpazioni, fino alla cessione o al licensing.

L'approccio è deliberatamente strategico: il marchio va pensato come parte di un portafoglio coerente di segni distintivi (denominazioni commerciali, nomi a dominio, insegne), coordinato con la comunicazione di marketing e con le strategie di espansione territoriale e merceologica dell'impresa.

Attività coperte

  • Ricerche di anteriorità e valutazione della registrabilitàAnalisi preventiva dei registri nazionali, UE e internazionali; valutazione del rischio di contestazione.
  • Deposito marchi nazionali (UIBM)Procedura italiana presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; classificazione di Nizza, rivendicazioni di priorità.
  • Deposito Marchio dell'Unione Europea (EUIPO)Registrazione unica valida in tutti gli Stati UE ai sensi del Reg. UE 2017/1001.
  • Registrazioni internazionali — Sistema di Madrid (WIPO)Estensione del marchio in più giurisdizioni attraverso un'unica domanda amministrata dall'OMPI.
  • Opposizioni, nullità, decadenzaProcedure amministrative davanti a UIBM ed EUIPO; difesa o attacco di registrazioni contestate.
  • Contenzioso di contraffazioneAzioni civili davanti alle Sezioni Specializzate in materia di impresa; misure cautelari, risarcimento, rimedi inibitori.
  • Indicazioni geografiche e denominazioni di origineTutela rafforzata post-L. 102/2023 contro registrazioni evocative, usurpative o imitative di DOP, IGP e STG.
Quadro normativo di riferimento
  • D.Lgs 10/02/2005, n. 30Codice della Proprietà Industriale (CPI) · art. 7-28 marchi
  • L. 102/2023Riforma CPI · in vigore dal 23.08.2023 · tutela indicazioni geografiche
  • Reg. UE 2017/1001Marchio dell'Unione Europea · applicabile dal 01.10.2017
  • Reg. UE 2018/625 · 2018/626Regolamenti attuativi del Reg. 2017/1001
  • Protocollo di Madrid 1989Sistema internazionale di registrazione marchi · WIPO
  • Convenzione di Parigi 1883Tutela internazionale della proprietà industriale · rivendicazioni di priorità
  • Accordo TRIPS · WTOAspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale
Destinatari tipici
Imprese manifatturiere e del fashion con portafogli marchio estesi, multinazionali italiane in fase di espansione internazionale, subsidiary italiane di gruppi esteri, consorzi di tutela di indicazioni geografiche.
02

Brevetti &
Brevetto Unitario

Tutela delle invenzioni in Italia, in Europa e a livello internazionale. Nuovo sistema UPC, strategia di deposito e difesa.

Cosa facciamo

Dall'invenzione al diritto esclusivo

Il brevetto resta lo strumento di presidio tecnologico per eccellenza. Ma dal 1° giugno 2023 il quadro è cambiato radicalmente: accanto al brevetto italiano e al brevetto europeo classico è oggi disponibile il Brevetto Unitario Europeo, titolo unico valido in 25 Stati dell'UE (esclusi Croazia, Polonia e Spagna), con giurisdizione centralizzata davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).

La scelta strategica tra brevetto tradizionale, Brevetto Unitario e opt-out non è banale. Lo Studio assiste i titolari nella decisione case-by-case, che tiene conto del mercato-obiettivo, della tipologia di tecnologia, del budget di manutenzione, del rischio di contenzioso e della presenza di licenze pendenti. Una decisione sbagliata in questa fase pesa per tutto il ciclo di vita del brevetto.

Attività coperte

  • Deposito brevetti italiani (UIBM)Domande di brevetto nazionale, rivendicazioni di priorità, integrazioni formali e sostanziali.
  • Brevetti europei (EPO) e Brevetto UnitarioStrategia di deposito, scelta tra brevetto europeo classico con convalide nazionali e Brevetto Unitario UE.
  • PCT — domande internazionaliProcedura PCT amministrata dall'OMPI per il deposito di brevetti in più giurisdizioni extra-UE.
  • Contenzioso UPCAzioni di contraffazione, domande riconvenzionali di nullità, misure cautelari davanti alla divisione centrale (Parigi/Monaco/Milano) o locale.
  • Opt-out dal sistema UPCValutazione strategica e gestione della procedura di esclusione dei brevetti europei tradizionali dalla competenza UPC.
  • Modelli di utilità, disegni e modelliTutela delle forme ornamentali e delle soluzioni tecniche minori; coordinamento con il diritto d'autore.
Quadro normativo di riferimento
  • D.Lgs 30/2005 · art. 45-86Invenzioni industriali · disciplina nazionale dei brevetti
  • L. 102/2023Riforma CPI · reverse professor privilege, termini di pagamento, priorità
  • Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC)Monaco 1973 · brevetto europeo classico con convalide nazionali
  • Reg. UE 1257/2012 · 1260/2012Pacchetto Brevetto Unitario · titolo unitario e regime linguistico
  • Accordo UPC (operativo dal 01.06.2023)Tribunale Unificato dei Brevetti · giurisdizione centralizzata
  • PCT — Trattato di cooperazione in materia di brevettiDeposito internazionale amministrato dall'OMPI
  • Reg. CE 6/2002Disegni e modelli comunitari · registrati e non registrati
Destinatari tipici
Imprese tecnologiche e industriali, aziende farmaceutiche e di dispositivi medici, spin-off universitari e ricercatori, gruppi multinazionali con R&D in Italia, fondi di private equity che acquistano aziende con portafogli brevettuali.
03

Licensing,
franchising
& copyright

Contrattualistica IP-intensive: licenze, merchandising, distribuzione, franchising. Tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Cosa facciamo

L'IP come oggetto contrattuale

Un portafoglio IP valorizzato solo attraverso registrazioni è un portafoglio incompleto. La gran parte del valore economico di marchi, brevetti, opere dell'ingegno si sprigiona attraverso la contrattualistica: licenze di sfruttamento, accordi di merchandising, contratti di distribuzione esclusiva, reti di franchising, cessioni.

Lo Studio Legale Tofani redige e negozia questi contratti con attenzione specifica alle esigenze del titolare di portafogli complessi (che deve preservare il controllo e la coerenza del marchio) e del licensee/franchisee (che deve ricevere garanzie operative concrete). L'area si integra in modo naturale con il diritto societario — in particolare quando l'IP diventa oggetto di conferimento in società, di operazione straordinaria, o di valorizzazione in sede di M&A.

Tipologie trattate

  • Contratti di licenza IPLicenze di marchio, di brevetto, di know-how; esclusive, non esclusive, sub-licenze; royalty, minimum guarantee, audit rights.
  • Merchandising & sponsorshipSfruttamento commerciale di personaggi, opere, eventi sportivi; clausole di approvazione qualitativa e controllo.
  • Distribuzione esclusiva e selettivaAccordi di distribuzione internazionale, compliance antitrust (Reg. UE 2022/720), clausole di territorialità.
  • Contratti di franchising (L. 129/2004)Redazione del contratto, manualistica operativa, obblighi precontrattuali di informazione, gestione della rete.
  • Diritto d'autore e diritti connessiOpere dell'ingegno, software, database, content licensing; gestione dei diritti in opere collettive o su commissione.
  • Software & open sourceContratti di sviluppo software, licenze proprietarie e open source, SaaS agreement, tutela del codice sorgente.
Quadro normativo di riferimento
  • L. 22/04/1941, n. 633Legge sul diritto d'autore · opere dell'ingegno e diritti connessi
  • D.Lgs 177/2021Recepimento Direttiva UE 2019/790 · Copyright nel mercato unico digitale
  • L. 06/05/2004, n. 129Disciplina dell'affiliazione commerciale (franchising)
  • Riforma Cartabia · 30.06.2023Mediazione obbligatoria nelle controversie di franchising
  • Reg. UE 2022/720Esenzione per categoria degli accordi verticali · distribuzione
  • D.Lgs 30/2005 · art. 23 ss.Trasferimento e licenza del marchio
  • Art. 1322 c.c.Autonomia contrattuale applicata ai contratti IP atipici
Destinatari tipici
Licensor di marchi e brevetti, gruppi con rete di franchising in espansione, case editrici e società dei media, software house, gruppi fashion con strategia di licensing internazionale, autori di opere dell'ingegno e content creator professionali.

FAQ proprietà intellettuale.

Le domande tipiche che ci arrivano da imprese industriali, licensor, franchisor e titolari di portafogli IP.

i.
Meglio Brevetto Unitario UE o brevetto europeo classico?
Dipende. Il Brevetto Unitario offre tutela uniforme in 25 Stati UE con una singola procedura e un costo di manutenzione aggregato — ma comporta il rischio di un'unica decisione di nullità centralizzata davanti all'UPC. Il brevetto europeo tradizionale, convalidato nazione per nazione, mantiene la difesa frammentata (più costosa ma meno esposta). La scelta giusta dipende da: (i) mercati-obiettivo reali, (ii) probabilità di contenzioso, (iii) forza tecnica del trovato, (iv) budget. Valutiamo caso per caso.
ii.
Cosa significa opt-out dall'UPC e perché mi può interessare?
Durante il periodo transitorio di 7 anni (estendibile a 14) dall'entrata in vigore dell'UPC, i titolari di brevetti europei tradizionali possono escludere i loro titoli dalla competenza dell'UPC, mantenendo l'esclusività giurisdizionale dei tribunali nazionali. Ha senso quando il brevetto è strategico, già oggetto di contenzioso in uno Stato membro, o quando il titolare preferisce una giurisdizione nazionale con regole processuali meglio conosciute. Lo Studio valuta e gestisce la procedura di opt-out (e il successivo opt-in, se del caso).
iii.
Dopo la Riforma Cartabia, è ancora conveniente il contenzioso su franchising?
La riforma ha introdotto dal 30 giugno 2023 la mediazione obbligatoria per le controversie di franchising, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nella pratica, questo non disincentiva il contenzioso: lo anticipa e lo filtra. Molte controversie si chiudono in mediazione con un accordo più equilibrato. Per l'affiliante, il messaggio è chiaro: un contratto di franchising ben scritto a monte (con manualistica precisa, obblighi precontrattuali corretti, clausole di non concorrenza proporzionate) riduce significativamente il rischio di contenzioso, a prescindere dalla mediazione.
iv.
Come si valuta economicamente un portafoglio IP in sede di M&A?
La valutazione economica richiede la collaborazione tra consulente legale e valutatore finanziario, ma la due diligence legale è la condizione preliminare: verifica della titolarità, dello status di registrazione, delle licenze concesse e ricevute, dell'assenza di contenziosi pendenti, della validità residua dei titoli, della coerenza con l'uso effettivo (per i marchi, per evitare la decadenza). Solo su una DD legale solida si può costruire una valutazione finanziaria attendibile. Lo Studio lavora regolarmente come legal counsel in operazioni M&A con forte componente IP.

Per portafogli IP,
contratti di licenza
& contenzioso brevettuale.

Imprese industriali, licensor, franchisor, gruppi tecnologici. Un colloquio riservato per impostare una strategia IP coerente — o per valutare un'operazione specifica.

Richiedi un incontro